La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo da la razón a NIKE en un conflicto que ha durado 14 años

Poniendo fin a un litigio iniciado en 1991, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una sentencia fechada a 28 de Marzo de 2005 ha dado íntegramente la razón a la compañía norteamericana NIKE y a su filial española American Nike, S.A., en uno de los conflictos de marcas de mayor complejidad y relevancia jurídica y económica de los que hasta ahora han acaecido en España.

El caso se ha llevado desde el principio por un equipo de Gómez-Acebo & Pombo Abogados liderado por Jesús Muñoz-Delgado, socio experto en propiedad industrial.

Esta sentencia de 28.03.05 (que sustituye a una anterior sentencia del propio Tribunal dictada el 22 de Septiembre de 1999 y que había sido anulada por sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de fecha 9 de Febrero de 2004), ha confirmado las sentencias dictadas en primera instancia y en apelación, por los Juzgados y Tribunales de Barcelona, ambas favorables a NIKE.

El Tribunal Supremo ha declarado, en primer lugar, la caducidad por falta de uso efectivo de la marca de la Victoria de Samotracia, calificando la utilización que de la misma había hecho Cidesport a partir de 1991, como ?una actuación ficticia, impregnada de mala fe?. Se trata, siempre en palabras del Tribunal Supremo, de ?un ardid ingenioso? que, ?con distorsión de la propia marca y aproximación a la ajena?, busca ?aparentar la utilización del signo registrado y evitar su caducidad?, en tanto que ?con aproximación a la marca NIKE? a la que ?imita?, crea una ?asociación con la marca competidora prestigiosa que antes había distribuido?, generando ?peligro de confusión en el mercado en perjuicio de los consumidores? y obteniendo un ?indebido aprovechamiento del esfuerzo y sacrificio de NIKE para penetrar y prestigiar en el mercado productos idénticos o similares?.

Asimismo, el Tribunal Supremo, confirma la desestimación de las acciones de nulidad de los registros de marcas NIKE de NIKE INTERNATIONAL LTD y la desestimación de la acción por infracción de la marca de la Victoria de Samotracia ejercitada frente al uso por el Grupo NIKE de la marca NIKE en prendas de vestir por parte del Sr. Amigó Freixas en beneficio de CIDESPORT, afirmando su ?falta de interés legítimo? para el ejercicio de dichas acciones contra NIKE.

En palabras de Jesús Muñoz-Delgado, ?la sentencia del Tribunal Supremo, no solo hace justicia a NIKE, a cuyo único y exclusivo esfuerzo empresarial se debe la reputación de que en España y a nivel mundial goza la renombrada marca NIKE de artículos deportivos, sino que beneficia igualmente a los empresarios españoles que comercializan su marca en nuestro país y a los consumidores españoles, evitándoles el riesgo de adquirir por equivocación productos provistos con la marca NIKE pero de procedencia ajena a NIKE y no sujetos a sus estrictos controles de diseño y calidad. La sentencia contribuye así a la transparencia del mercado y constituye un valioso precedente para la defensa de otras marcas prestigiosas, siempre expuestas a similares intentos de ilícito y desleal aprovechamiento de su reputación?.

El Grupo NIKE se enfrentaba a quien durante 10 años fue distribuidor en exclusiva de sus afamados productos en España, ?la mercantil CIDESPORT-, quien vigente dicha relación contractual, se había servido de un tercero ?el abogado barcelonés Juan Amigó Freixas? para adquirir a nombre de este último un antiguo registro de marca española ?la nº 88.222-, que llevaba sin ser usado varias décadas, y que consistía en una representación de la conocida estatua de la Victoria de Samotracia del museo del Louvre, colocada entre columnas y sobre un pedestal en el que figuraba, en pequeño tamaño, el nombre griego ??Niké?? de dicha diosa, que había sido registrada en 1931 por la sociedad J. Rosell para identificar ?medias, calcetines y géneros de punto?.

Tras la terminación en 1990 de su relación contractual con NIKE INTERNATIONAL LTD y como reacción a la no prórroga de la misma, la empresa CIDESPORT, a través del Sr. Amigó Freixas, inició en 1991, con base en la marca de la Victoria de Samotracia, una acción judicial al doble objeto, de invalidar los registros de marcas españolas que Nike International Ltd había obtenido con posterioridad aquella sobre su renombrada marca ?NIKE y gráfico del swoosh?, y de que se prohibiese a American Nike, S.A. la comercialización y promoción en nuestro país de prendas deportivas identificadas bajo su prestigiosa marca NIKE.

Paralelamente, CIDESPORT había iniciado en 1991 la comercialización de una línea de prendas deportivas a las que identificaba, no con la vieja marca de la Victoria de Samotracia, sino con la marca denominativa NIKE perteneciente al Grupo NIKE, limitándose CIDESPORT a incluir una versión modernizada de la marca de la Diosa de la Victoria en la parte interior y no inmediatamente visible de una etiqueta que figuraba adherida a dichas prendas y en cuya parte externa se imitaba asimismo por CIDESPORT el logo corporativo del Grupo NIKE.

La empresa norteamericana y su filial española reaccionaron frente a tales actuaciones, mediante la presentación ante los Juzgados de Barcelona, de una primera demanda en 1991, en la que se solicitaba la caducidad y consiguiente cancelación por falta de uso real, efectivo y de buena fe de la marca de la Victoria de Samotracia y de una segunda demanda en 1993, por infracción de sus marcas NIKE y por competencia desleal, que motivó la adopción frente a CIDESPORT de medidas cautelares de cesación en la comercialización de las prendas deportivas NIKE de ésta última.