Licencias de uso de marcas en el Mercosur y la Comunidad Andina

Las legislaciones de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, y Uruguay) así como de los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) contemplan la posibilidad de que el titular de una marca pueda otorgar licencia a terceros para su uso legítimo. Cabe mencionar que la titularidad y por tanto el derecho de uso exclusivo de una marca se lo obtiene, en los mencionados territorios, únicamente a través de registro. El uso no es fuente de derechos sobre una marca, salvo que esta adquiera el carácter de notoria.

No existen formatos ni contenido mínimo que deban cumplir los contratos de licencia, excepto en Uruguay en donde el contrato debe tener un plazo específico y en Chile que debe ser otorgado por escritura pública. Así mismo, pueden ser independientes o contenerse dentro de otro convenio, por ejemplo, un contrato de transferencia de tecnología. En el Paraguay el contrato de licencia de uso deberá contener necesariamente disposiciones que aseguren el control por parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia.

De conformidad con las leyes nacionales de los países mencionados, no existen diferencias entre marcas de servicios y marcas de productos. En Ecuador y Paraguay, tan solo se pueden otorgar licencias sobre marcas registradas, mientras que en el resto de países se puede otorgar licencia sobre marcas en trámite de registro.

Para otorgar sub-licencias en Ecuador y Uruguay es necesario que el contrato otorgue este derecho. En Venezuela si no está expresamente prohibido se puede otorgar sub licencia.

Las licencias son una valiosa herramienta para el titular de una marca puesto que le permiten agregar valor a la marca licenciada y evita que puedan cancelarse por falta de uso, en caso de que el titular no desee explotarla directamente en determinado territorio.

Registro de los contratos de licencia. En los países miembros del Mercosur y de la Comunidad Andina (excepto Bolivia), la validez entre las partes de los contratos de licencia de marcas no está sujeta al cumplimiento de formalidad ni registro alguno. En Bolivia el contrato debe estar inscrito para su validez.

En cambio, en todos estos países excepto en Argentina, y Brasil, es necesario registrarlo para asegurar que sea oponible frente a terceros.

En Colombia la autoridad competente puede negar el registro de un contrato de licencia si se considera que la licencia acarreará riesgo de confusión para los consumidores.

En el Perú, si el contrato no se encuentra registrado, el licenciatario no está facultado para oponerse en base a marcas licenciadas ni para solicitar su renovación.

En Argentina y Colombia, es necesario registrar los contratos para fines tributarios.

Regalías. El contrato de licencia de uso de marcas es generalmente a título oneroso. Cuando la licencia es onerosa, el pago de regalías puede realizarse en moneda local o extranjera.

En Argentina cuando se realice el pago de regalías hacia el extranjero, es conveniente registrar la licencia en la Oficina de Marcas de este país a efecto de obtener una reducción de los impuestos a pagar.

En Brasil, Colombia y Venezuela, en el caso de pago de regalías al extranjero, es necesario registrar el contrato de licencia en el Banco Central de Brasil, en la Superintendencia de Inversiones Extranjeras de Colombia y en la Superintendencia de Inversiones Extranjeras de Venezuela respectivamente.

En Ecuador, cuando se trate de un contrato de licencia entre compañías relacionadas, el pago de regalías está sujeto a la aprobación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, la cual a su vez permitirá a la compañía nacional deducir dicho pago del impuesto a la renta.

En Uruguay cuando el titular de la marca es una compañía extranjera y se licencia la marca a una compañía local, esta tiene que actuar como agente de retención por el pago de impuestos locales (actualmente 30%) sobre dichas regalías.

Con respecto a Chile, la regulación sobre regalías queda entregada a la voluntad de las partes pues no hay norma expresa que contemple el tema.

AUTORES: Maria Cecilia Romoleroux (CORRAL & ROSALES-ECUADOR); Juan Carlos Ojam (BRUCHOU, FERNADEZ MADERO, LOMBARDI & MITRANI-ARGENTINA); Juan Pablo Silva (SILVA & CIA-CHILE); Francisco Espinosa Bellido (ESTUDIO FRANCISO ESPINOSA BELLIDO ABOGADOS S.C.R.L.-PERU); Ernesto Cavelier (PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER-COLOMBIA); Mark Teuten (FOX, FOX Y LAPENTE-URUGUAY); Martha Landivar Gantier (LANDIVAR & LANDIVAR-BOLIVIA); Enrique Cheang (E.C.V. & ASOCIADOS-VENEZUELA); Atenor Barbosa Junior y Luiz Edgard Montaury Pimenta ( BRASIL); Patricia López Moreira (BERKEMEYER ATTORNEYS AND COUNSELORS-PARAGUAY).

Los autores son miembros de la Asociación Internacional de Marcas (INTA). INTA es una asociación sin fines de lucro de propietarios de marcas y consejeros dedicados a promocionar las marcas como esenciales para un comercio mundial.